SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
25 gennaio 2007
«Rinvio pregiudiziale â Marchio â Art. 5, nn. 1, lett. a), e 2, e art. 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva 89/104/CEE â Diritto del titolare di un marchio di opporsi allâuso da parte di un terzo di un segno identico o simile a tale marchio â Marchio registrato per autoveicoli e giocattoli â Riproduzione del marchio da parte di un terzo su modellini di veicoli di questa marca»
Nel procedimento C-48/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dellâart. 234 CE, dal Landgericht NĂŒrnberg-FĂŒrth (Germania), con ordinanza 28 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria lâ8 febbraio 2005, nella causa tra
Adam Opel AG
e
Autec AG,
in presenza di:
Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, e dai sigg. K. Schiemann e M. IleĆĄič (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito allâudienza del 2 febbraio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
â per la Adam Opel AG, dai sigg. S. Völker e A. Klett, RechtsanwĂ€lte;
â per la Autec AG, dai sigg. R. Prager e T. NĂ€gele, RechtsanwĂ€lte, e dal sig. D. Tergau, Patentanwalt;
â per il Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, dal sig. T. NĂ€gele, Rechtsanwalt;
â per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A. Bodard‑Hermant, in qualitĂ di agenti;
â per il governo del Regno Unito, dal sig. M. Bethell, in qualitĂ di agente, assistito dal sig. M. Tappin, barrister, e dal sig. S. Malynicz, barrister;
â per la Commissione delle ComunitĂ europee, dai sigg. G. Braun, B. Rasmussen e W. Wils, in qualitĂ di agenti,
sentite le conclusioni presentate dallâavvocato generale allâudienza del 7 marzo 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullâinterpretazione degli artt. 5, n. 1, lett. a), e 6, n. 1, lett. b), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi dâimpresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
Contesto normativo
2 Lâart. 5 della direttiva, intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», stabilisce quanto segue:
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso Ăš stato registrato;
b) un segno che, a motivo dellâidentitĂ o della somiglianza di detto segno col marchio di impresa e dellâidentitĂ o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, comportante anche un rischio di associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Uno Stato membro puĂČ inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso Ăš stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietĂ nello Stato membro e se lâuso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietĂ del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si puĂČ in particolare vietare, se le condizioni menzionate al paragrafo 1 e 2 sono soddisfatte:
a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicitĂ .
(...)
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro lâuso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando lâuso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o della notorietĂ del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.»
3 Lâart. 6 della direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», prevede, al paragrafo 1, quanto segue:
«Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi lâuso nel commercio:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualitĂ , alla quantitĂ , alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, allâepoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio di impresa se esso Ăš necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,
purchĂ© lâuso sia conforme agli usi consueti di lealtĂ in campo industriale e commerciale».
Causa principale e questioni pregiudiziali
4 La Adam Opel AG (in prosieguo: la «Adam Opel»), costruttore automobilistico, Ú titolare del marchio figurativo nazionale riprodotto qui di seguito, registrato in Germania il 10 aprile 1990 in particolare per gli autoveicoli ed i giocattoli (in prosieguo: il «logo Opel»):
5 La Autec AG (in prosieguo: la «Autec») fabbrica, tra lâaltro, modellini radiocomandati di vetture, che distribuisce con il marchio cartronic.
6 Allâinizio dellâanno 2004, la Adam Opel ha constatato che veniva commercializzato in Germania un modello in scala ridotta 1/24 radiocomandato della Opel Astra V8 coupĂ©, sulla calandra del quale era apposto, ad esatta riproduzione del veicolo originale, il logo Opel. Questo giocattolo viene fabbricato dalla Autec.
7 Il marchio cartronic, accompagnato dal simbolo Âź, appare in modo chiaramente visibile sul risguardo del libretto di istruzioni che accompagna ciascun modellino, nonchĂ© sulla parte anteriore del radiocomando. Inoltre, le indicazioni «AUTECÂź AG» e «AUTECÂź AG D 90441 NĂŒrnberg» compaiono sul retro del detto libretto di istruzioni e, la seconda di esse, su un autoadesivo apposto sulla parte inferiore del radiocomando.
8 Con un ricorso proposto dinanzi al Landgericht NĂŒrnberg-FĂŒrth, la Adam Opel ha chiesto, in particolare, che la Autec venga condannata ad astenersi, nel traffico commerciale, dallâapporre il logo Opel su modellini di veicoli e dallâoffrire in vendita, commercializzare o detenere a tali scopi, importare o esportare modellini di veicoli recanti tale marchio, sotto comminatoria di condanna ad una sanzione pecuniaria coercitiva di EUR 250 000 per ogni violazione o, in subordine, sotto comminatoria di una pena detentiva fino ad un massimo di sei mesi.
9 La Adam Opel ritiene che lâuso del logo Opel su giocattoli consistenti in modellini che riproducono veicoli da essa fabbricati e distribuiti costituisca una contraffazione del marchio suddetto. Essa sostiene che il marchio viene utilizzato per prodotti identici a quelli per i quali esso Ăš registrato, ossia giocattoli. Si tratterebbe di unâutilizzazione come marchio ai sensi della giurisprudenza della Corte, in quanto il pubblico partirebbe dal presupposto che il fabbricante di modellini di veicoli di un certo marchio li produca e distribuisca in virtĂč di una licenza concessagli dal titolare del marchio.
10 Fondandosi sulle decisioni di vari giudici tedeschi, la Autec, sostenuta dal Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV (Federazione tedesca dellâindustria dei giocattoli), replica che lâapposizione di un marchio registrato su modellini che sono la riproduzione fedele di veicoli di questa marca non costituisce unâutilizzazione del marchio come tale. Nel caso di specie, la funzione di indicazione di origine svolta dal logo Opel non verrebbe compromessa, in quanto, grazie allâutilizzazione dei marchi cartronic e AUTEC, risulterebbe chiaramente, agli occhi il pubblico, che il modellino non proviene dal fabbricante del veicolo di cui esso Ăš la riproduzione. Del resto, il pubblico sarebbe abituato al fatto che, da oltre un secolo, lâindustria dei giocattoli riproduce prodotti realmente esistenti in maniera fedele, vale a dire apponendovi anche i marchi che li contraddistinguono nella realtĂ .
11 Alla luce della sentenza 23 febbraio 1999, causa C‑63/97, BMW (Racc. pag. I‑905), il Landgericht NĂŒrnberg-FĂŒrth giudica che lâuso del logo Opel da parte della Autec puĂČ essere proibito, ai sensi dellâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva soltanto qualora esso configuri unâutilizzazione come marchio.
12 Il Landgericht NĂŒrnberg-FĂŒrth Ăš incline a ritenere che la Autec faccia un uso di tale logo come marchio, posto che il logo rinvia al fabbricante del modello originale. Il detto giudice si chiede inoltre se tale uso â che a suo avviso configura al tempo stesso un uso descrittivo ai sensi dellâart. 6, n. 1, della direttiva â possa essere autorizzato in conformitĂ di tale disposizione malgrado che il marchio suddetto sia stato registrato anche per i giocattoli.
13 Ritenendo pertanto che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richiedesse lâinterpretazione della direttiva, il Landgericht NĂŒrnberg‑FĂŒrth ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se lâuso di un marchio registrato anche per i âgiocattoliâ costituisca un uso come marchio ai sensi dellâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva (...), nel caso in cui un produttore fabbrichi e metta in commercio un modellino giocattolo di automobile che riproduce in scala ridotta un modello di veicolo realmente esistente, aggiungendovi anche il marchio apposto sul veicolo originale dal titolare del marchio stesso.
2) Qualora la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo:
se il tipo di uso del marchio descritto sub 1) costituisca unâindicazione relativa alla specie o alla qualitĂ del modellino di autoveicolo ai sensi dellâart. 6, n. 1, lett. a), della direttiva (...).
3) Qualora la questione sub 2) venga risolta in senso affermativo:
quali criteri siano rilevanti in casi di questo tipo per poter valutare quando lâuso del marchio sia conforme agli usi consueti di lealtĂ in campo commerciale e industriale;
se sia in particolare conforme agli usi suddetti il fatto che il produttore del modellino di automobile apponga sulla confezione e su un accessorio indispensabile per lâutilizzazione del modellino stesso un segno riconoscibile dal pubblico come marchio di esso produttore e, inoltre, la propria denominazione sociale, con indicazione della sede della società ».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Sullâinterpretazione dellâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva
14 Con il suo primo quesito il giudice del rinvio chiede in sostanza se, qualora un marchio sia registrato contemporaneamente per gli autoveicoli ed i giocattoli, lâapposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio suddetto, di un segno identico a questâultimo su modelli in scala ridotta di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e la commercializzazione dei detti modellini costituiscano, ai sensi dellâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il detto titolare ha il diritto di vietare.
15 Lâart. 5 della direttiva definisce i «[d]iritti conferiti dal marchio di impresa», mentre il successivo art. 6 detta regole riguardanti la «[l]imitazione degli effetti del marchio di impresa».
16 Ai sensi dellâart. 5, n. 1, prima frase, della direttiva, il marchio dâimpresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Ai sensi del medesimo paragrafo 1, lett. a), tale diritto esclusivo legittima il titolare a vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare, nel commercio, un segno identico al marchio dâimpresa per prodotti o servizi identici a quelli per i quali questâultimo Ăš stato registrato. Lâart. 5, n. 3, della direttiva elenca in modo non tassativo i tipi di uso che il titolare puĂČ vietare ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo. Altre disposizioni della direttiva, come lâart. 6, definiscono talune limitazioni degli effetti del marchio dâimpresa (sentenza 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I‑10273, punto 38).
17 Al fine di evitare che la tutela concessa al titolare del marchio differisca da uno Stato allâaltro, spetta alla Corte dare unâinterpretazione uniforme dellâart. 5, n. 1, della direttiva, e in particolare della nozione di «uso» ivi contenuta (sentenza Arsenal Football Club, cit., punto 45).
18 Nella causa principale, Ăš pacifico che lâuso del segno identico al marchio in questione si verifica effettivamente nel commercio, dal momento che esso si colloca nel contesto di unâattivitĂ commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nellâambito privato (v., in tal senso, sentenza Arsenal Football Club, cit., punto 40).
19 Ă altresĂŹ pacifico che tale uso Ăš stato fatto senza il consenso del titolare del marchio in questione.
20 Inoltre, nella misura in cui il logo Opel Ăš stato registrato per i giocattoli, si configura lâipotesi contemplata allâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, vale a dire quella di un segno identico al marchio in questione per prodotti â i giocattoli â identici a quelli per i quali questâultimo Ăš stato registrato. A tale proposito, occorre constatare in particolare che lâuso controverso nella causa principale Ăš fatto «per prodotti» ai sensi dellâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, dal momento che esso Ăš correlato allâapposizione del segno identico al marchio dâimpresa su determinati prodotti, nonchĂ© allâofferta, allâimmissione in commercio o alla detenzione a tali fini dei prodotti in questione, ai sensi dellâart. 5, n. 3, lett. a) e b), della direttiva (v., in tal senso, sentenza Arsenal Football Club, cit., punti 40 e 41).
21 Occorre perĂČ ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, il diritto esclusivo previsto dallâart. 5, n. 1, della direttiva Ăš stato concesso al fine di consentire al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in qualitĂ appunto di titolare di tale marchio, ossia per garantire che il marchio possa adempiere le funzioni sue proprie, e che dunque lâesercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui lâuso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni del marchio e, in particolare, la sua funzione essenziale di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto (sentenze Arsenal Football Club, cit., punto 51, e 16 novembre 2004, causa C‑245/02, Anheuser‑Busch, Racc. pag. I‑10989, punto 59).
22 Pertanto, lâapposizione su modellini di veicoli, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio registrato per giocattoli puĂČ essere vietata, ai sensi dellâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale marchio.
23 Nella causa principale â caratterizzata dal fatto che il marchio in questione Ăš registrato contemporaneamente per gli autoveicoli ed i giocattoli â il giudice del rinvio ha chiarito che, in Germania, il consumatore medio dei prodotti dellâindustria del giocattolo, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, Ăš abituato a che i modellini si rifacciano ad esempi reali ed attribuisce persino molta importanza allâassoluta fedeltĂ allâoriginale, di modo che il detto consumatore intenderĂ il logo Opel figurante sui prodotti della Autec come indicazione del fatto che si tratta della riproduzione in scala ridotta di un veicolo della marca Opel.
24 Qualora, mediante tali chiarimenti, il giudice del rinvio avesse inteso sottolineare che il pubblico pertinente non percepisce il segno identico al logo Opel apposto sui modellini venduti dalla Autec come unâindicazione del fatto che tali prodotti provengono dalla Adam Opel o da unâimpresa economicamente collegata a questâultima, sarebbe per lui giocoforza constatare che lâuso in questione nella causa principale non pregiudica la funzione essenziale del logo Opel quale marchio registrato per i giocattoli.
25 Spetta al giudice del rinvio stabilire, con riferimento al consumatore medio di giocattoli in Germania, se lâuso in questione nella causa principale pregiudichi le funzioni del logo Opel come marchio registrato per i giocattoli. Per il resto, non risulta che la Adam Opel abbia asserito che tale uso pregiudichi altre funzioni di tale marchio diverse da quella essenziale.
26 Oltre a ciĂČ, facendo riferimento alla citata sentenza BMW, il giudice del rinvio si chiede se vi sia da parte della Autec un uso del logo Opel quale marchio registrato per gli autoveicoli.
27 A questo proposito, Ăš certo vero che la citata causa BMW riguardava lâuso di un segno identico al marchio per servizi che non erano identici a quelli per i quali tale marchio era registrato, dal momento che il marchio BMW, in questione nella causa principale, era registrato per le automobili ma non per i servizi di riparazione di queste ultime. Tuttavia, le automobili commercializzate con il marchio BMW dal titolare del medesimo costituivano lâoggetto stesso dei servizi (riparazione di autovetture) forniti dal terzo, sicchĂ© era indispensabile identificare la provenienza delle autovetture della marca BMW, oggetto di tali servizi. Proprio in considerazione di tale collegamento specifico e indissolubile tra i prodotti contrassegnati dal marchio ed i servizi forniti dal terzo, la Corte ha statuito che, nelle specifiche circostanze di cui alla citata causa BMW, lâuso da parte del terzo del segno identico al marchio per prodotti commercializzati non dal terzo stesso, bensĂŹ dal titolare del marchio, ricadeva nellâambito di applicazione dellâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.
28 Al di fuori di tale specifica ipotesi di uso di un marchio da parte di un terzo prestatore di servizi aventi ad oggetto i prodotti contrassegnati da tale marchio, lâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva deve essere interpretato nel senso che contempla lâuso di un segno identico al marchio per prodotti venduti o servizi forniti dal terzo che siano identici a quelli per i quali il marchio Ăš registrato.
29 Infatti, da un lato, lâinterpretazione secondo cui i prodotti o servizi contemplati dallâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sono quelli venduti o forniti dal terzo, scaturisce dal tenore stesso di tale disposizione, e segnatamente dai termini «usare (âŠ) per prodotti o servizi». Dallâaltro lato, lâinterpretazione contraria porterebbe a concludere che i termini «prodotti» e «servizi» utilizzati allâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva designano, eventualmente, i prodotti o servizi del titolare del marchio, laddove invece i termini «prodotto» e «servizio» che compaiono allâart. 6, n. 1, lett. b) e c), delle direttiva si riferiscono necessariamente ai prodotti e servizi venduti o forniti dal terzo, conducendo quindi ad interpretare â in contrasto con lâeconomia sistematica della direttiva â gli stessi termini in modo differente a seconda che compaiano nellâart. 5 o nellâart. 6.
30 Nella causa principale, posto che la Autec non vende autovetture, non vi Ăš da parte sua un uso del logo Opel quale marchio registrato per autoveicoli, ai sensi dellâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva.
Sullâinterpretazione dellâart. 5, n. 2, della direttiva
31 Secondo una costante giurisprudenza, spetta alla Corte fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi di interpretazione rilevanti nellâambito del diritto comunitario che possano essere utili per la soluzione della causa di cui il detto giudice nazionale Ăš investito, indipendentemente dal fatto che questi vi abbia fatto o meno riferimento nella formulazione delle sue questioni (v. sentenze 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani, Racc. pag. I‑7573, punto 38, e 15 settembre 2005, causa C‑258/04, Ioannidis, Racc. pag. I‑8275, punto 20).
32 Tenuto conto delle circostanze della causa principale, occorre altresĂŹ fornire al giudice del rinvio unâinterpretazione dellâart. 5, n. 2, della direttiva.
33 Invero, nellâambito dellâart. 5 della direttiva, il paragrafo 2 â al contrario del paragrafo 1 â non impone agli Stati membri di introdurre nel loro diritto nazionale la tutela da esso stabilita, bensĂŹ si limita a concedere loro la facoltĂ di introdurre una tutela siffatta (sentenza 9 gennaio 2003, causa C‑292/00, Davidoff, Racc. pag. I‑389, punto 18). Tuttavia, con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio, dalle questioni sollevate dal Bundesgerichtshof (Germania) ed esaminate dalla Corte nella citata causa Davidoff sembra emergere che il legislatore tedesco ha dato attuazione alle disposizioni dellâart. 5, n. 2, della direttiva.
34 Nella causa principale, occorre osservare che anzitutto il logo Opel Ăš registrato anche per gli autoveicoli, che si tratta inoltre â salvo verifica del giudice del rinvio â di un marchio che gode di notorietĂ in Germania per tale tipo di prodotti e, infine, che un autoveicolo e un modellino di tale veicolo non sono prodotti simili. Pertanto, anche lâuso in questione nel giudizio a quo puĂČ essere vietato, ai sensi dellâart. 5, n. 2, della direttiva, qualora tale uso senza giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietĂ del marchio suddetto, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.
35 La Adam Opel ha fatto valere, allâudienza dinanzi alla Corte, che essa ha interesse a che la qualitĂ dei modellini di veicoli del marchio Opel sia buona e che tali modellini siano perfettamente attuali, in quanto, in caso contrario, la reputazione di tale marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, verrebbe pregiudicata.
36 In ogni caso, si tratta di una valutazione a carattere fattuale. Spetta al giudice del rinvio, se del caso, stabilire se lâuso in questione nella causa principale costituisca un uso privo di giusta causa che consente di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla notorietĂ del marchio, in quanto marchio registrato, ovvero che arreca pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.
37 Pertanto, occorre risolvere la prima questione dichiarando che, quando un marchio Ăš registrato contemporaneamente per gli autoveicoli â in relazione ai quali esso gode di notorietĂ â e per i giocattoli, lâapposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a questâultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:
â costituiscono, ai sensi dellâart. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli;
â costituiscono, ai sensi dellâart. 5, n. 2, della direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare â ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale â qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietĂ del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.
Sulla seconda questione
38 Sebbene, con il suo secondo quesito, il giudice del rinvio richieda formalmente lâinterpretazione dellâart. 6, n. 1, lett. a), della direttiva, risulta chiaramente dallâordinanza di rinvio che esso intende in realtĂ ottenere unâinterpretazione della lettera b) del detto art. 6, n. 1.
39 In via preliminare, occorre rilevare come lâuso del logo Opel in questione nella causa principale non possa essere autorizzato sulla base dellâart. 6, n. 1, lett. c), della direttiva. Infatti, lâapposizione di tale marchio sui modellini della Autec non Ăš intesa ad indicare la destinazione di tale giocattoli.
40 Ai sensi dellâart. 6, n. 1, lett. b), della direttiva, il diritto conferito dal marchio non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi lâuso nel commercio di indicazioni relative alla specie, alla qualitĂ , alla quantitĂ , alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, allâepoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio.
41 La Adam Opel ed il governo francese fanno valere che la finalitĂ perseguita dalla detta disposizione Ăš in particolare di impedire che il titolare di un marchio possa opporsi allâutilizzazione da parte di un terzo di unâindicazione descrittiva di una caratteristica dei prodotti o servizi di questâultimo. Orbene, il logo Opel non indicherebbe in alcun modo la specie, la qualitĂ o altre caratteristiche dei modellini. La Commissione delle ComunitĂ europee condivide la medesima opinione relativamente allâuso controverso nella causa principale, ma non esclude che, in presenza di diverse circostanze di fatto, nelle quali i modellini fossero destinati a collezionisti, la riproduzione identica di ciascun dettaglio del veicolo originale possa eventualmente costituire una caratteristica essenziale di tale categoria di prodotti, con la conseguenza che lâart. 6, n. 1, lett. b), della direttiva potrebbe contemplare anche la copia fedele del marchio.
42 A questo proposito, se Ăš pur vero che la detta disposizione mira anzitutto ad impedire al titolare di un marchio di vietare ai concorrenti di far uso di uno o piĂč termini descrittivi facenti parte del suo marchio al fine di indicare alcune caratteristiche dei loro prodotti (v., segnatamente, sentenza 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I‑2779, punto 28), nondimeno il suo tenore letterale non si attaglia certo in modo esclusivo ad una situazione siffatta.
43 Non si puĂČ dunque escludere a priori che la detta disposizione autorizzi un terzo a fare uso di un marchio qualora tale uso consista nel dare unâindicazione relativa alla specie, alla qualitĂ o ad altre caratteristiche dei prodotti commercializzati dal terzo suddetto, a condizione che tale utilizzazione del marchio venga fatta in conformitĂ degli usi consueti di lealtĂ in campo industriale e commerciale.
44 Tuttavia, lâapposizione di un segno, che sia identico ad un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire unâindicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensĂŹ Ăš soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali.
45 Occorre dunque risolvere la seconda questione dichiarando che, qualora un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli, lâapposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a questâultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di unâindicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dellâart. 6, n. 1, lett. b), della direttiva.
Sulla terza questione
46 Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione pregiudiziale, non Ăš necessario risolvere la terza questione.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) Quando un marchio Ăš registrato contemporaneamente per gli autoveicoli â in relazione ai quali esso gode di notorietĂ â e per i giocattoli, lâapposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a questâultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini:
â costituiscono, ai sensi dellâart. 5, n. 1, lett. a), della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi dâimpresa, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare, qualora esso arrechi o possa arrecare pregiudizio alle funzioni del marchio, in quanto marchio registrato per i giocattoli;
â costituiscono, ai sensi dellâart. 5, n. 2, della medesima direttiva, un uso che il titolare del marchio ha il diritto di vietare â ove la protezione stabilita dalla detta disposizione sia stata introdotta nel diritto nazionale â qualora tale uso privo di giusta causa consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietĂ del marchio, in quanto marchio registrato per gli autoveicoli, ovvero arrechi pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.
2) Qualora un marchio sia registrato in particolare per gli autoveicoli, lâapposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a questâultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di unâindicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dellâart. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104.
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2007-02-10 - Fonte: curia.europa.eu
Marchi e brevetti 2007/01/25 Opel Giurisprudenza