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Osservatorio sul diritto e telecomunicazioni informatiche, a cura del dott. V. Spataro dal 1999, documenti.

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Domini 05.06.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

BimbiSani.it: dominio riassegnato. I motivi

Una decisione che impone la riassegnazione per via della messa in vendita del dominio, non utilizzato, sia pur trattandosi di nome comune e parzialmente coincidente con un marchio (e la tutela di un nome comune sulla base del diritto d'autore, facendo esempi di testate giornalistiche), una tesi questa che personalmente non condivido. Condivido invece la finalita' di lucro, la mancanza di collegamento, il non uso del dominio. Regole che comunque andrebbero messe in discussione altrove. L'utilizzo di archive.org e' inoltre discutibile, avendo esso cambiato le prassi di aggiornamento nel tempo. Risolutiva invece l'indicazione "sito in costruzione".
Assorbente invece il fatto che il marchio notorio e' stato registrato sette anni prima del dominio.

 

Indice

  • Sito è in costruzione
P

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
BIMBISANI.IT

Ricorrente: Alfa s.r.l.
Resistente: Beta di Tizio Stefano
Esperto: Avv. Maria Luisa Buonpensiere

Svolgimento della procedura

 Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 6 ottobre 2011 la Alfa s.r.l., con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a – Milano 20121, in persona del suo legale rappresentante dott. Luigi Randello, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio bimbisani.it registrato dalla Beta di Tizio Stefano

C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche mediante il database Whois del Registro nonché dalla pagina web corrispondente al dominio oggetto della contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si evinceva:

    a) che il dominio bimbisani.it era stato creato il 25 febbraio 2000 ed era registrato a nome del Sig. Beta di Tizio Stefano;
    b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “CHALLENGED”;
    c) che digitando l’indirizzo http://www.bimbisani.it si giungeva ad una pagina web bianca con  una scritta rossa “BIMBISANI.IT” e si specificava che il sito era in fase di allestimento. Inoltre si invitava all’acquisto di  nomi a dominio sul sito web www.dominionline.it e si dava l’opportunità di ricevere delucidazioni contattando l’indirizzo e-mail  domini@Beta.it.

Cliccando sulla scritta “www.dominionline.it” si veniva indirizzati sul sito internet della società Beta.

La ricezione del ricorso veniva comunicata al Registro via e-mail. Ricevuto anche l’originale cartaceo e la relativa documentazione C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità e comunicato i relativi dati al Registro, ne inviava copia per raccomandata a.r. alla Resistente. Il plico veniva ricevuto dalla Beta il 2 novembre 2011, la quale il 25 novembre 2011 faceva  pervenire le proprie repliche e relativa documentazione.

Il 29 novembre 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto la sottoscritta Avv. Maria Luisa Buonpensiere, che il 2 dicembre 2011 accettava l'incarico. Dell’accettazione dell’incarico veniva data comunicazione alle parti il 5 dicembre 2011.

Allegazioni della Ricorrente

La Ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio italiano “bimbisani&belli”, depositato per la prima volta nel 1993 e successivamente rinnovato, avendolo regolarmente acquisito dalla originaria registrante e sua capogruppo, soc. Universo.

La denominazione bimbisani&belli corrisponde inoltre alla denominazione della omonima rivista fondata nel 1993 ed edita dalla Alfa s.r.l.

La Ricorrente, rilevata la sostanziale identità del cuore del nome a dominio con il proprio marchio e con la propria testata giornalistica, deduce che l’attuale assegnataria non avrebbe alcun diritto o titolo sul dominio in contestazione. Quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, essa sarebbe dimostrata dalla notorietà acquisita dalla propria rivista e dal fatto che la Resistente non avrebbe alcun plausibile collegamento con il nome a dominio in contestazione, né sarebbe mai stata autorizzata ad utilizzare il marchio del ricorrente.

La Ricorrente conclude  pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione della Resistente

 La Resistente nega che nel caso di specie sia soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 3.6, comma I, lett. a) del Regolamento, in quanto il nome a dominio in contestazione sarebbe solo in parte coincidente con il marchio della Resistente. Inoltre, nessuna lesione del diritto di marchio sarebbe ipotizzabile, trattandosi di nome a dominio composto da due parole di uso comune.
 
Per quanto attiene agli altri due requisiti richiesti dal Regolamento per la riassegnazione, la Resistente afferma che la registrazione del dominio bimbisani.it non sarebbe da riferire a un intento speculativo volto alla vendita del dominio o allo sviamento di clientela della Ricorrente, ma andrebbe ascritto esclusivamente alla sola attività lavorativa della Beta che, per assicurare ai propri clienti, o per sé, la possibilità di lavori futuri, è sovente registrare dei nomi a dominio. Afferma al riguardo che il dominio bimbisani.it  è utilizzato, con accesso ftp privato, per la gestione di un archivio di file sulla cartella “ foto bimbi Beta”.

La buona fede della Resistente sarebbe dimostrata sia dall’assenza di una sua qualsiasi proposta di cessione del nome a dominio alla Alfa s.r.l., sia dal fatto  che non sarebbe stata messa in atto alcuna attività concorrente o dannosa per la resistente.
La Resistente conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso

Motivi della decisione

I motivi dedotti dalla Ricorrente appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a) Identità e confondibilità del nome a dominio.

La Ricorrente vanta sulla denominazione bimbisani&belli documentati diritti di privativa sia sulla base delle norme sui marchi (artt. 7 e ss. codice proprietà industriale), sia sulla base delle norme sul diritto d’autore (art. 100 l.d.a.).

Secondo la Resistente, il nome a dominio in contestazione da un lato non sarebbe interamente identico al marchio ed alla testata della Ricorrente; dall’altro non ne violerebbe comunque i diritti, trattandosi dell’accoppiamento di due nomi comuni.

Entrambe le deduzioni sono prive di fondamento.

Quanto alla prima, è da rilevare che sia la rappresentazione grafica del marchio, sia quella della testata giornalistica pongono in maggior risalto bimbisani rispetto al resto del marchio. La scritta bimbisani è infatti in caratteri di dimensione più che tripla rispetto a quella &belli, che è riportata in piccolo a destra, sotto la prima; tanto che, ad una certa distanza, solo la parola bimbisani è chiaramente percepibile e leggibile.

La parola bimbisani è quindi il cuore del marchio e del nome della rivista; e come tale è percepito dall’utenza. In tal senso quindi, il nome a dominio è identico al cuore del marchio della Ricorrente, ed ha effetto confusorio sull’utenza.

Per quanto attiene alla seconda deduzione – ossia che il nome a dominio in contestazione è composto da due parole di uso comune e pertanto non potrebbe considerarsi violazione di un marchio registrato – è radicalmente infondata in diritto. Il marchio bimbisani&belli è infatti un tipico esempio dei cosiddetti  «marchi d’insieme», ossia di quei marchi costituiti da plurimi, singoli elementi lessicali e figurativi - ciascuno dei quali descrittivo o generico o comune - che acquistano capacità distintiva solo in virtù della loro originale combinazione; ed in tali marchi, è proprio l’accostamento dei vari elementi figurativi, grafici, cromatici o lessicali, che non può essere ripetuto o confondibilmente imitato (cfr. App. Milano, 16.03.2001, in Giur. dir. ind., 2001, pag. 728).

Il discorso non cambia affrontando la questione sotto il profilo del diritto d’autore relativo al titolo della testata giornalistica. In questo caso, sostenere che un titolo non è tutelabile perché composto da parole di uso comune significherebbe privare di contenuto le norme che tutelano il diritto d’autore, dato che pressoché tutte le opere letterarie, le riviste ed i loro titoli sono necessariamente composte da parole di uso comune (si pensi, ad esempio, a quotidiani come “la Repubblica”, “il Tempo”, “La Gazzetta dello Sport” o a riviste come “Quattroruote”, “Panorama”, “L’Espresso”: tutte parole di uso comune).

Si ritiene quindi soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 3.6, comma I, lett. a) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

b) Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Quanto appena esposto ha anche riflessi riguardo alla eventuale dimostrazione da parte della Resistente di un diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione concorrente con quelli documentati dalla Ricorrente.

Al riguardo, la Resistente non ha indicato alcun plausibile collegamento fra sé o la sua attività, ed il nome a dominio in contestazione; né ha dimostrato l’esistenza di alcuna delle fattispecie sussistendo le quali il Regolamento desume l’esistenza di titolo al nome a dominio in contestazione; anzi, al riguardo le sue deduzioni sono contraddittorie.

Se da un lato infatti dichiara di ritenere che “la registrazione di alcuni domini ha lo scopo commerciale legittimo di riservarsi la possibilità di utilizzo dei domini per lavori futuri per se o per propri clienti” (con ciò implicitamente confermando che il sito è inutilizzato), dall’altro afferma che sul sito sono attivi alcuni indirizzi di posta elettronica e che sarebbe attivo un accesso ftp privato per la gestione di un archivio di file sulla cartella “foto_bimbi_Beta”.

La sottoscritta non ignora che in precedente decisione è ritenuto legittimamente utilizzato un dominio in cui, pur in assenza di un articolato sito web accessibile al pubblico, si trovavano servizi FTP. Tuttavia, la fattispecie era significativamente diversa da questa, in quanto il nome a dominio in questione, pur essendo confondibile con un marchio registrato, aveva un plausibile collegamento con chi lo aveva registrato (cfr. decisione 7.2.2011, dominio chicchiricchi.it, C.R.D.D., Esperto Raffaele Sperati ). In tale caso, inoltre, l’uso era ragionevolmente e logicamente giustificato, oltre che ampiamente documentato.

Cosa che non si verifica nel caso di specie. La subdirectory \foto_bimbi_gost, priva di pagina web iniziale, contenente una ventina di foto di bimbi liberamente scaricabili, appare creata al solo scopo di giustificare il mantenimento del dominio mediante il richiamo alla suddetta decisione. Se infatti nel dominio chicchiricchi.it si trattava di un dominio registrato da persona fisica, avente un dimostrato collegamento col nome prescelto, contenente le immagini familiari del registrante accessibili e scaricabili solo mediante accesso protetto, in questo caso si tratta di poche foto di bimbi che non appaiono legati fra loro da alcun rapporto, visibili e scaricabili da chiunque acceda alla subdirectory in cui sono poste.

Orbene, non si vede quale giustificazione logica abbia la registrazione ed il mantenimento per oltre 10 anni di un dominio da parte di una società commerciale per mantenevi soltanto una ventina di foto; e, significativamente, la Resistente di giustificazione non ne ha data alcuna. Di fatto, il dominio è rimasto inutilizzato per anni, come verificabile attraverso archive.org; l’unica pagina visibile a chi acceda al dominio – precedentemente descritta - è la stessa che vi fu posta allorché il dominio fu registrato.

Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.

c) Malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Si consideri che sul sito della Resistente non è svolta alcuna attività; dal che si deduce che la Resistente non fa alcun uso del dominio e che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in questione sono stati effettuati nell’ambito di un più ampio disegno accaparratorio. Disegno i cui tratti emergono dalle parole della stessa  Ricorrente quando afferma che “la registrazione di alcuni domini ha quindi lo scopo commerciale legittimo di riservarsi la possibilità di utilizzo dei domini per lavori futuri per se e per i propri clienti”.

Siamo quindi in presenza di un caso di passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene elemento da cui desumere la malafede della Resistente,
essendo indicativo dell’intenzione della registrante di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.

A riprova della malafede della Resistente, si può notare che il nome a dominio in contestazione è stato registrato ben sette anni dopo quella del marchio “bimbisani&belli”, quando la notorietà della rivista si era affermata a livello nazionale.
 
E’ quindi ragionevole ritenere che la Beta, non avendo alcun plausibile collegamento con le tematiche trattate dalla rivista e considerando la notorietà della stessa, abbia registrato il nome a dominio unicamente “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico” (art. 3.7 lett. d del Regolamento).

La circostanza è confermata dal contenuto dell’unica pagina web posta sul dominio in contestazione (come peraltro indicato dalla stessa Resistente). Su di esso infatti, esclusa l’informazione che  il  sito è in costruzione, non compare altro che l’invito a contattare la Beta ad acquistare nomi a dominio attraverso il link “www.dominionline.it” che proprio attraverso tale link  l’utente internet viene rindirizzato verso il sito  dalla stessa Beta.

Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio“www.bimbisani.it” alla Alfa s.r.l., con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a, 20121 Milano

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 15 dicembre 2011

Maria Luisa Buonpensiere.

05.06.2012 Spataro
Fonte: crdd




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