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Avv. Alberto Foggia - curatore dell'osservatorio di proc. civ.

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Domini 30.05.2012    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Riassegnato ParmigianoReggiano.it - I motivi

Un produttore agricolo (ex fornitore di latte al Consorzio) registra il dominio corrispondente al marchio collettivo. Interessante l'uso in buona/mala fede e l'uso, dal parte del titolare del marchio collettivo, di altro dominio.
Si registra come, in tutti gli organismi mondiali, anche WIPO, la nozione di mala fede si presuma spesso con la non aderenza alle richieste del ricorrente alla riassegnazione, purche' fondato su marchi o segni notori.

 

Indice

  • Quindi, costituisce prova della attuale
P

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
PARMIGIANOREGGIANO.IT


Ricorrente: Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano (Avv. Giorgio Bocedi)
Resistente: Tizio Tizio Società Agricola S.S. (Avv. Gianluca Dallari)
Collegio unipersonale:  Avv. Prof. Andrea Sirotti Gaudenzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 19 marzo 2012, il Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano, con sede in J.F. Kennedy n. 18 – 42124 Reggio Emilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Giuseppe Alai, rappresentato e difeso giusta procura in calce al reclamo dall’Avv. Giorgio Bocedi del Foro di Reggio Emilia, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio parmigianoreggiano.it, registrato dalla Tizio Tizio Società Agricola S.S.
                                                                     
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio «parmigianoreggiano.it» era stato creato il 1 dicembre 1999 ed era registrato a nome dalla società Tizio Tizio Società Agricola S.S.;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.parmigianoreggiano.it compare l’immagine di una mezza forma di Parmigiano Reggiano sulla quale poggia, assieme a una porzione dello stesso formaggio, un contenitore pieno di latte. Nella medesima pagina vengono indicati i recapiti della società agricola e la dicitura «produttori di latte destinato esclusivamente alla produzione di Parmigiano – Reggiano dal 1901».

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il giorno 26 marzo 2012 C.R.D.D. ne inviava copia al Resistente con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il ricorso veniva ricevuto dalla società Tizio Tizio Società Agricola S.S. il giorno 28 marzo 2012.
 Con e-mail del 23 aprile 2012 l’Avv. Gianluca Dallari, difensore della Tizio Tizio Società Agricola S.S., faceva pervenire a C.R.D.D. repliche al ricorso.

Ricevutele, il giorno 24 aprile 2012 il Ricorrente, ai sensi dell'art. 4.12 del Regolamento, faceva richiesta di ulteriori termini per il deposito di scritti difensivi e produzioni documentali.

Lo stesso 24 aprile 2012 C.R.D.D.  nominava quale esperto della presente procedura lo scrivente Andrea Sirotti Gaudenzi, che il 27 aprile 2012 accettava l'incarico e, con ordinanza in pari data, ai sensi dell'art. 4.12 ultimo comma delle procedure di riassegnazione, disponeva:
- a favore del Ricorrente termine sino al 7 maggio 2012 per controdeduzioni alle repliche del Resistente e produzioni documentali;
-    a favore del Resistente  termine sino al 17 maggio 2012 per  ulteriori repliche alle controdeduzioni del Ricorrente e produzioni documentali.
Lo scrivente, inoltre, indicava il 27 maggio 2012 come ulteriore termine per il deposito della decisione.

Il 5 maggio 2012 l’Avv. Giorgio Bocedi, difensore del Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano,  faceva pervenire tramite e-mail le controdeduzioni. Il giorno 17 maggio 2012 il Resistente faceva pervenire le proprie controdeduzioni.

1.    Posizione del Ricorrente

Nel proprio ricorso introduttivo e controdeduzioni, il Consorzio del Formaggio Parmigiano - Reggiano afferma e documenta di essere un consorzio volontario che associa 383 caseifici produttori di Parmigiano Reggiano, e di essere l’organismo riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e incaricato di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi concernenti la Denominazione d’Origine Protetta «Parmigiano Reggiano».

Il Ricorrente documenta che la denominazione “Parmigiano Reggiano” è una Denominazione d’Origine Protetta iscritta nel relativo registro. Il Ricorrente documenta anche di essere titolare dal 1983 del marchio n. 0000335480 «parmigiano reggiano forma punta di formaggio in piatto»  registrato in Italia  e dal 1995, con registrazione n. 0000650231, del marchio «parmigiano reggiano», oltre che di vari altri marchi collettivi che consistono e contengono la denominazione «Parmigiano Reggiano» registrati in virtù del sistema di Madrid con la registrazione internazionale.
 
Secondo il Ricorrente, il nome a dominio in contestazione è identico alla DOP «Parmigiano Reggiano» ed allo stesso marchio e, diversamente dal Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano, il Resistente non è comunemente conosciuta con il nome a dominio registrato bensì come ‘Tizio Tizio Società Agricola’; tutto ciò creerebbe  il serio rischio di confusione.
                   
Riguardo alla malafede del Resistente, il Ricorrente individua nella condotta della Tizio Tizio Società agricola S.S. l’intento di sfruttare la notorietà del marchio per rivendere il nome a dominio e creare un ostacolo a chi legittimamente vorrebbe utilizzarlo.

In particolare, il Ricorrente fa notare non solo come la Tizio Tizio Società Agricola S.S. abbia registrato il nome a dominio nel 1999 e quindi in un secondo momento rispetto alla registrazione dei marchi collettivi, ma anche come il Resistente non avrebbe fatto alcun uso del nome a dominio (passive holding). Nel ricorso viene altresì precisato che i domini parmigiano – reggiano.it e parmigiano – reggiano.com sono stati registrati l’uno nel 1996 e l’altro nel 1995.

Il Ricorrente, inoltre, produce delle lettere indirizzate il Resistente nelle quali emergerebbe l’intento del Consorzio di risolvere bonariamente la controversia. Tuttavia, sembrerebbe che non sia stata data alcuna risposta a queste lettere  da parte della Tizio Tizio Società Agricola S.S.. e tale tipo di condotta, a giudizio del Ricorrente, sarebbe un’ulteriore conferma della malafede del Resistente.
 
Il Ricorrente afferma inoltre che il Resistente ha registrato il nome a dominio in contestazione senza avere con esso alcun diritto o titolo perché la «Denominazione d’Origine Protetta “Parmigiano Reggiano”… attesa la sua natura di diritto collettivo, diffuso, deve necessariamente restare a disposizione di tutti i produttori aventi diritto all’utilizzo della stessa e, segnatamente, di chi rappresenta e custodisce, nell’interesse collettivo, tale diritto, i.e. il Consorzio».

 Viene inoltre precisato dal Ricorrente che la Tizio Tizio Società Agricola S.S. «non è stata autorizzata dal Consorzio a registrare il nome a dominio in questione ne ad utilizzare segni distintivi aventi ad oggetto il nome “parmigiano reggiano”, (…) infatti, l’attività di tale soggetto [Tizio Tizio Società Agricola S.S. n.d.r.], ancorché immesso nel sistema di controllo della DOP ‘parmigiano Reggiano’, è circoscritta alla produzione di latte destinato al conferimento ad un caseificio per la produzione di Parmigiano Reggiano DOP e non comporta alcuna immissione in commercio né offerta al pubblico di formaggio Parmigiano Reggiano DOP né, conseguentemente, alcun uso della denominazione Parmigiano Reggiano: l’appartenenza a tale categoria non può pertanto legittimare, di per sé, come invece affermato dal resistente, alcun diritto o titolo al nome a dominio in contesa».
 
Il Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

2.    Posizione del Resistente

Il Resistente afferma, nelle proprie repliche e controdeduzioni, di essere una società che fin dal 1901 produce latte per la realizzazione del formaggio Parmigiano – Reggiano, dapprima come membro della latteria “la Grande s.c.a.r.l. di Caio”, poi come membro della latteria “Antico Caseificio Alfa  s.c.a.r.l.”, quest’ultima poi confluita nella “Casearia Tricole s.r.l.”

La Tizio Tizio Società Agricola S.S. avrebbe  quindi fatto parte del Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano come produttore e in virtù  di ciò sarebbe legittimata ad utilizzare la Denominazione d’Origine Protetta e i relativi marchi geografici collettivi.

Il Resistente nelle proprie repliche afferma che il nome a dominio in contestazione è stato registrato in data 1 dicembre 1999 e per molto tempo è stato inserito tra i link che il  Consorzio del Parmigiano Reggiano ospita nel suo sito internet. Ciò dimostrerebbe il consenso della stesso Consorzio all’utilizzo del nome a dominio «parmigianoreggiano.it» da parte della Tizio Tizio Società Agricola S.S.

Il Resistente afferma anche che «la tutela della Denominazione di Origine Protetta ‘ Parmigiano – Reggiano’ non dovrebbe sovrapporsi a quella del marchio collettivo geografico ‘Parmigiano Reggiano’ perché, se così fosse, si avrebbe una doppia tutela che potrebbe ledere il diritto soggettivo all’utilizzo della Denominazione d’Origine Protetta, quand’anche questa risulti precedentemente registrata come marchio collettivo geografico…».

Quale produttore appartenente al Consorzio del Parmigiano Reggiano, il Resistente fa notare come non è nel suo interesse porsi in concorrenza con il Consorzio di Tutela e, a riprova di ciò, nel sito internet della Tizio Tizio Società Agricola S.S. compare un link al sito ufficiale del Consorzio, ponendo così in evidenza la diversa identità commerciale tra le parti.

Il Resistente inoltre dichiara di non avere alcuna «intenzione di sfruttare la Denominazione d’Origine Protetta per ledere i diritti del Consorzio di tutela, ma vuole soltanto promuovere a fianco del ricorrente il prodotto Formaggio Parmigiano – Reggiano nel rispetto dei propri diritti e di quelli del Consorzio di cui fa parte».

Inoltre, afferma «di aver indirizzato al ricorrente i contatti ricevuti durante l’utilizzazione non contestata dal Consorzio del nome a dominio “parmigianoreggiano.it”» ed anche che «Il nome a dominio non è mai stato sfruttato per fini commerciali».

Il Resistente conclude chiedendo che venga respinto il reclamo del Ricorrente e la conseguente domanda di riassegnazione del nome a dominio «parmigianoreggiano.it».

Motivi della decisione

In via preliminare, si deve ricordare che presupposto delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio è la dimostrazione da parte del Ricorrente della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi:
a) identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del Ricorrente;
b) l’assenza di un titolo del Resistente in relazione al domain name;
c) la malafede del Resistente nella registrazione e nell’uso del dominio.
Nel caso di specie, appare chiaro che il Ricorrente ha dimostrato di essere titolare dell’espressione «Parmigiano Reggiano», essendo proprietaria di segni distintivi e dando conferma del fatto che la stessa corrisponde ad una «Denominazione d’Origine Protetta» (DOP).

La circostanza è notoria e, comunque, viene confermata dalla copiosa produzione documentale del Ricorrente. Peraltro, non vi è alcun dubbio sul fatto che l’espressione sia innegabilmente nota, come incidentalmente riconosciuto dalla sentenza resa il 16 febbraio 2008 dalla Corte di Giustizia nel procedimento C-132/05.

Quanto alle contestazioni mosse dal Resistente in ordine alla sovrapponibilità della tutela del «Denominazione d’Origine Protetta» con quella tipica del marchio, si evidenzia che la stessa non crea alcun problema in ordine alla protezione dell’espressione, come risulta chiaramente dalla ratio dei due istituti. Peraltro, il Consorzio ricorrente è l’organismo al quale le Autorità competenti hanno assegnato funzioni di tutela, promozione e valorizzazione degli interessi relativi alla DOP «Parmigiano Reggiano». La denominazione d’origine «Parmigiano Reggiano» è stata protetta a livello comunitario solo a partire dal 21 giugno 1996, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1107/96; tuttavia, a livello nazionale la protezione accordata all’espressione era di gran lunga precedente. Infatti, sin dal 1957, l’allora Ministero per l’Agricoltura e le Foreste, di concerto con il Ministero dell’Industria, affidò al Consorzio l’incarico della vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio avente la denominazione di origine «Parmigiano Reggiano». L’incarico, peraltro, è stato recentemente confermato con decreto 21 aprile 2011 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (doc. 13 prodotto dal Ricorrente).

Tuttavia, in questa sede, si deve evidenziare che la tutela dei segni distintivi espressa dalla normativa vigente non è sufficiente per ottenere la riassegnazione dei nomi a dominio.

Infatti, si rende indispensabile quanto disposto dall’art. 3.6, ultimo comma, del Regolamento, in base al quale «Il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che»:
 «prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l'offerta al pubblico di beni e servizi»; oppure
 «è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio»; oppure
«che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato».

Quindi,  è necessario effettuare una verifica attenta che consenta di accertare se il Resistente abbia dimostrato circostanze dalle quali l’art. 3.6, ultimo comma, del Regolamento imponga all’esperto di dedurre comunque il titolo del Resistente stesso sul nome a dominio contestato. Infatti, in questa sede, si deve sottolineare che, ferma restando l’applicazione dei principi generali dell’ordinamento,  l’esperto nominato dall’Ente conduttore è tenuto all’osservanza delle disposizioni espresse dal Regolamento.

Ebbene, analizzando gli scritti difensivi e i documenti prodotti nell’interesse del Resistente, si deve accertare se, in base all’art. 3.6, ultimo comma, lett. c) del Regolamento,  lo stesso abbia diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi «che del nome a dominio stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o violarne il marchio registrato».

In particolare, appare necessaria una indagine approfondita sul punto dato che nell’home page raggiungibile digitando il nome a dominio «parmigianoreggiano.it» appare l’immagine del noto formaggio e l’indicazione ««produttori di latte destinato esclusivamente alla produzione di Parmigiano – Reggiano dal 1901».

La presenza di tale indicazione consentirebbe di giungere alla conclusione secondo la quale non vi sarebbe alcun intento di sviamento della clientela, ma si potrebbe ritenere che ci si trovi esclusivamente innanzi all’utilizzo di un nome a dominio che, pur essendo corrispondente -nel second level domain- al celebre segno distintivo appartenente al Consorzio ricorrente, non apparirebbe utilizzato in mala fede.

In effetti, qualsiasi utente della rete dovrebbe essere in grado di comprendere che il nome a dominio conduce al sito web di una impresa conferitrice di latte utilizzato nella produzione del «Parmigiano Reggiano», senza che si verifichi alcuna ipotesi confusoria.

Peraltro, il Resistente ha fondato le argomentazioni a sostegno delle proprie tesi sul fatto che il Consorzio ricorrente in passato avrebbe tollerato l’utilizzo del nome a dominio registrato da parte del Resistente, manifestando, in tal modo, la propria esplicita autorizzazione all’utilizzo dell’espressione «Parmigiano Reggiano» come second level domain di un soggetto diverso dal Consorzio stesso. In effetti, il doc. 2 prodotto dal Resistente dimostra obiettivamente che il Consorzio ha presentato nel proprio sito web il collegamento al sito Internet presente digitando il nome a dominio «parmigianoreggiano.it».

Tuttavia, esistono elementi che permettono di accertare la mala fede del Resistente, a scapito di quanto affermato da quest’ultimo, dovendosi evidenziare un comportamento contraddittorio.

Innanzitutto, già all’epoca della registrazione, il nome a dominio risultava corrispondente al celebre segno distintivo e al DOP e appare logico che non possa che essere stato registrato per sfruttare comunque la notorietà dell’espressione «Parmigiano Reggiano», già da tempo tutelato dalle norme in tema di proprietà industriale, in ragione dei titoli acquisiti dal Ricorrente. Del resto, la risorsa è stata registrata da un’impresa e, quindi, non può escludersi l’utilizzo non commerciale, come vorrebbe il Resistente.

Peraltro, con riferimento alla pretesa tolleranza da parte del Ricorrente, si deve sottolineare che il nome a dominio oggetto della presente procedura veniva in passato associato da parte del Consorzio, all’interno del proprio sito web, alla latteria “La Grande s.c.a.r.l. di Caio” e non al Resistente, che da tempo non figura più tra i conferitori di latte per la realizzazione del celebre formaggio.

Inoltre, l’attuale indicazione presente all’interno dell’home page visualizzabile tramite il nome a dominio «parmigianoreggiano.it» appare essere stata inserita solo di recente, come provato dai documenti 26.1, 26.2, 26.3 e 26.4 depositati dal Ricorrente e come verificato personalmente dallo scrivente esperto, effettuando ricerche negli archivi storici consultabili nel sito Archive.org. La circostanza, quindi, che l’attuale formulazione dell’home page sia successiva alle contestazioni mosse dal Consorzio può, di per se stessa, essere indice della mala fede del Resistente, la quale, evidentemente, ha variato la pagina web per cercare di dare dimostrazione di un proprio comportamento corretto.

Infine, a tacer d’altro, si deve evidenziare che nelle proprie controdeduzioni del 16 maggio 2012, il Resistente ammette che la Tizio Tizio  Società agricola S.S. non è più conferitrice del latte utilizzato dal Consorzio. Lo stesso Resistente ricorda di essere stato membro della latteria “La ...  s.c.a.r.l. di Caio”. Tale latteria fu incorporata all’interno della latteria “Antico ...  Alfa s.c.a.r.l.”, confluita poi nella “... Alfa s.r.l.”, di cui “Antico ... Alfa s.c.a.r.l.” detiene il 33%.

A tal proposito, si fa presente che il legale rappresentante della società resistente sarebbe intenzionato a cedere il nome a dominio a tale ultima società, della quale è peraltro consigliere di amministrazione. Tuttavia, il Resistente stesso afferma di non poter cedere il nome a dominio alla latteria conferitrice in ragione dell’attuale stato di «challenged» della risorsa. Sul punto, si deve evidenziare che dal 2005 la società resistente non è più conferitrice di latte al Consorzio. E, quindi, se è vero che il Resistente avesse voluto trasferire la risorsa, la cessione sarebbe potuta avvenire senza difficoltà, prima dell’avvio della contestazione.
Quindi, costituisce prova della attuale malafede del Resistente il fatto che quest’ultimo non abbia provveduto, prima dell’avvio della contestazione dinanzi al C.R.D.D., al trasferimento del nome a dominio ad eventuale soggetto terzo risultante comnferitore del latte utilizzato per la realizzazione del noto formaggio.

Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, ultimo comma, lett. c) del Regolamento.
 
P.Q.M.

Si dispone  la riassegnazione del nome a dominio parmigianoreggiano.it al Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano.
 
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 25 maggio 2012.

Andrea Sirotti Gaudenzi

30.05.2012 Spataro
Fonte: CRDD




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