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Domain 05.01.2008    Pdf    Appunta    Letti    Post successivo  

Decisione RossoPomodoro.it

Decisione sulla riassegnazione del dominio .it

 

&

  Procedura di riassegnazione del nome a dominio
rossopomodoro.it

 Ricorrenti: Alfa s.r.l. e Beta s.p.a. (avv. Paolo Pecora)
Resistente: Gamma s.r.l. (avv. Gianluca Caporaso)
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 4 ottobre 2007, la Alfa s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Napoli, via Chiaia 216, c.a.p. 80121, in persona del sig. Antonio Tizio liquidatore pro tempore, e la Beta s.p.a., con sede legale in Milano, Corso Giacomo Matteotti 10, c.a.p. 20121, in persona del dott. Franco Tizio presidente del c.d.a., rappresentate e difese nella presente procedura dall'avv. Paolo Pecora, presso il cui studio in Napoli, via Scarlatti 134, c.a.p. 80127 si domiciliavano giusta procura in calce al ricorso, introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in loro favore del nome a dominio “ROSSOPOMODORO.IT” registrato da Gamma s.r.l. (admin-c: Maria Marino).

Ricevuto il ricorso, la segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all'indirizzo www.rossomodoro.it

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:

    - che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato dal 10 aprile 2000;
    - che il dominio era stato sottoposto a contestazione e che la stessa risulta registrata sul data base del Registro in data 3 luglio 2007;
    - che digitando l ’indirizzo www.rossopomodoro.it si giungeva ad una pagina web contenente in alto la scritta: Gruppo Alfa, più in basso era indicata la possibilità di scegliere tra la lingua italiana e quella inglese per accedere al sito; infine la scritta Visite 118444 Gruppo Alfa c 2005 Wip s.r.l..

In data 8 ottobre 2007 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di CRDD, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione al Registro.

L'11 ottobre 2007 CRDD inviava per raccomandata il ricorso con la relativa documentazione alla Gamma s.r.l.; successivamente, il ricorso veniva inoltre inviato per e-mail al resistente. La raccomandata perveniva alla ricorrente il 15 ottobre 2007.

In data 4 novembre 2007 perveniva via fax a CRDD la replica della resistente che, il giorno successivo, veniva spedita anche per e-mail e a mezzo corriere con gli annessi documenti. L'8 novembre 2007 CRDD spediva poi repliche e documenti, sia per e-mail che in formato cartaceo,  alle Ricorrenti, le quali, a loro volta, con e-mail pervenuta alla CRDD l'8 novembre stesso inviavano controdeduzioni e documenti. In data 9 novembre 2007 le Ricorrenti inviavano per e-mail successiva istanza con la quale formalizzavano la richiesta di concessione di un termine per controdedurre alle repliche del resistente a sanatoria dell'invio non autorizzato delle predette controdeduzioni e documenti avvenuto il giorno precedente.

La richiesta veniva trasmessa da CRDD al sottoscritto esperto avv. Giuseppe Loffreda, che, nominato il 6 novembre 2007, aveva accettato la nomina il successivo 8 novembre.

Con ordinanza del 12 novembre 2007 il Collegio, viste le repliche del Resistente, viste le controdeduzioni ed i documenti inviati dalle Ricorrenti in data 8 novembre 2007, vista la successiva istanza con la quale le Ricorrenti formalizzavano la richiesta di concessione di un termine per controdedurre alle repliche del Resistente a sanatoria dell'invio non autorizzato delle predette controdeduzioni e documenti; visto l'art. 4.12 delle procedure di riassegnazione, concedeva al Resistente termine sino al 20 novembre 2007 per proprie ulteriori repliche alle controdeduzioni e produzioni documentali delle Ricorrenti onde garantire la completezza del contraddittorio, disponendo la trasmissione al Resistente a cura di CRDD delle predette controdeduzioni e produzioni documentali. Lo stesso 12 novembre 2007 CRDD provvedeva in tal senso.

Il 19 novembre 2007 la Resistente inviava a CRDD, sia per fax che per posta elettronica, seconda memoria di replica alle controdeduzioni avversarie.

Allegazioni delle parti.

1) Allegazioni delle Ricorrenti

Secondo le Ricorrenti, il titolare del nome a dominio (individuato in Gamma s.r.l.) non avrebbe avuto alcun titolo all'assegnazione del nome a dominio in contestazione, essendo, fra le altre cose, il nome a dominio “rossopomodoro.it”  esattamente identico al marchio n. 00805931 del 10 marzo 2000 e al marchio internazionale n. 803.712 del 7 aprile 2003, di esclusiva titolarità della Alfa s.r.l. ed essendo la registrazione del dominio avvenuta solo nel 2002, dunque diversi anni dopo la registrazione del marchio. Le ricorrenti  documentano che successivamente la Alfa s.r.l. ha ceduto alla Beta s.p.a. il predetto marchio d'impresa “rossopomodoro.it” con atto del 18 dicembre 2003. La Beta s.p.a. dunque, quale titolare del marchio d'impresa, avrebbe diritto di fare un uso esclusivo del segno distintivo e, contemporaneamente, di pretendere che chiunque altri si astenga dall'utilizzarlo.

Quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, le Ricorrenti la deducono dal fatto che la Resistente aveva concluso con la Alfa s.r.l. un contratto per la realizzazione e la progettazione del proprio sito web nonché per la registrazione di diversi nomi a dominio tra cui rossopomodoro.it. A sostegno di ciò, le Ricorrenti hanno prodotto le fatture della Gamma s.r.l. n. 56/2001 e n. 122/2001. Solo recentemente tuttavia la Alfa si è resa conto che la Resistente aveva registrato il dominio a suo nome, per cui ha chiesto a quest'ultima di provvedere al trasferimento che, però, è stato negato dalla Gamma s.r.l. Dalla registrazione effettuata in malafede, la Ricorrente Alfa deduce un danno per sé stessa in quanto chiamata a rispondere contrattualmente nei confronti della Beta s.p.a. e per quest'ultima, in quanto svolge attività commerciale con il predetto marchio ed è titolare di un sito web, essendole peraltro impedita la pubblicazione dei nuovi portali e la nuova gestione delle caselle di posta elettronica.

Le ricorrenti chiedevano quindi la riassegnazione del nome a dominio a favore della Beta s.p.a..

2) Allegazioni della Resistente.

La Resistente a sua volta deduceva, nelle proprie repliche, che i reclamanti non avrebbero alcun diritto di titolarità sul dominio oggetto della presente contestazione in quanto nessuna relazione giuridicamente apprezzabile si porrebbe tra il marchio commerciale e il dominio, atteso che la resistente ha effettuato legittimamente la domanda di registrazione del dominio il 2 marzo 2000, e non nel 2002 come affermato dalla ricorrente, dunque anteriormente alla registrazione del marchio commerciale avvenuta il 10 marzo 2000.

La resistente nega inoltre la malafede nella registrazione e mantenimento del nome a dominio, sostenendo:

    1) di svolgere attività di realizzazione di libri e stampati commerciali per conto di case editrici nazionali, per cui non svolgerebbe attività in concorrenza con quella delle Ricorrenti, non sussistendo dunque alcun rischio di confusione né di concorrenza sleale;
    2) che la registrazione del dominio è avvenuta in data 2 marzo 2000, mentre la registrazione del marchio d'impresa è avvenuta il 10 marzo 2000. Da tale data quindi la Resistente ha utilizzato il nome a dominio senza che le Ricorrenti facessero obiezione;
    3) che le Ricorrenti non hanno dimostrato il fatto di averle commissionato la progettazione e la realizzazione del dominio, atteso che le fatture allegate al ricorso sono datate rispettivamente 13 aprile 2001 e 31 maggio 2001, dunque successive alla richiesta di registrazione del dominio. Esse invece proverebbero il contrario, ossia la conoscenza da parte delle Ricorrenti della esistenza di un dominio registrato dalla Gamma s.r.l. che da sempre e per oltre 7 anni ha provveduto ad ogni adempimento tecnico amministrativo ed al versamento di quanto dovuto per il mantenimento del nome a dominio.


La resistente chiede dunque il rigetto della domanda avanzata dalle Ricorrenti.

3) Controdeduzioni delle Ricorrenti.

Le Ricorrenti, nelle proprie controdeduzioni, hanno affermato che:

    1) in relazione alla mancanza di una relazione giuridicamente apprezzabile tra il marchio commerciale e il dominio, nel caso di specie, trattandosi di identità tra nome a dominio e marchio ex art. 3.6, co. 1 lett. a) del Regolamento,  non si capisce quale altra relazione si vorrebbe trovare;
    2) la domanda di brevetto risale al 1997 mentre la Gamma avrebbe registrato il nome a dominio nel 2002;
    3) prova della malafede della Resistente sarebbe la fattura n. 122 del 31 maggio 2001, nella quale la Gamma s.r.l. attesta di aver reso il servizio di registrazione dei nomi a dominio per i 9 marchi indicati tra cui anche rossopomodoro;
    4) in relazione all'affermazione della Resistente secondo la quale sarebbe stata essa stessa ad occuparsi della cura e delle spese relative al mantenimento del nome a dominio, osservano che tutti gli anni la Gamma s.r.l. ha ricevuto un compenso mensile che essa ha definito come “canone annuo per la gestione ed il mantenimento dello spazio web”;
    5) il comportamento della Resistente integrerebbe un caso di domain name grabbing, in quanto nel dominio è pubblicizzato il marchio della Ricorrente Beta s.p.a. che, però, non può senza l'intestazione del dominio pubblicare i nuovi portali già commissionati e realizzati;
    6) il comportamento della Resistente integrerebbe inoltre un caso di passive holding, in quanto il dominio sarebbe stato registrato al solo scopo di rivenderlo e/o di sfruttare la notorietà del nome;
    7) ad ulteriore riprova della malafede del Resistente vi è il fatto che essa registrò a suo nome tutti i marchi della Alfa s.r.l. e di cui alla fattura del 31 maggio 2001, salvo poi abbandonare quelli che non assursero a notorietà e conservando invece quelli corrispondenti a marchi di successo come rossopomodoro, che, nel frattempo, Alfa s.r.l. aveva venduto a Beta s.p.a.


4) Controdeduzioni della Resistente.

La Resistente, nelle proprie controdeduzioni, ribadisce la sua titolarità sul nome a dominio, in   quanto:

    1) la domanda di registrazione del sito è anteriore alla registrazione del marchio commerciale;
    2) ha fatto uso del nome a dominio senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio;
    3) ne ha fatto legittimo uso in buona fede per presentare i propri prodotti, prima di avere avuto notizia della contestazione;
    4) dal 2000 la Gamma ha utilizzato il dominio in questione senza che nessuna delle Ricorrenti avanzasse alcuna obiezione o contestazione.

In relazione all'assenza di malafede, la Resistente sostiene che:

    1)   non si può parlare di “detenzione passiva” del dominio nel caso in esame, in quanto la pagina cui si rinvia digitando il nome a dominio oggetto della odierna contestazione è attiva;
     2)    la malafede va dimostrata al momento della registrazione del nome a dominio. In tal senso la Resistente rileva che al momento della registrazione del nome a dominio non solo non era a conoscenza dell'esistenza del marchio, ma nemmeno ricevette alcuna contestazione;
     3) in relazione alla documentazione fiscale depositata, essa riguarda attività diverse e comunque successive alla registrazione e non riconducibili al dominio rossopomodoro, bensì ad altre attività multimediali.

Motivi della decisione.

Questioni preliminari.

a) Sulla improcedibilità del ricorso.

In via preliminare, si osserva che la richiesta di dichiarare il ricorso improcedibile, è infondata.

Le procedure di riassegnazione prevedono come unica ipotesi di improcedibilità del ricorso la circostanza che il dominio in contestazione non sia stato previamente sottoposto alla procedura di opposizione prevista dall’art. 5.6 del regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it (art. 3.1, I comma del regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it). Nel caso di  specie, la procedura di opposizione risulta essere stata avviata dalle Ricorrenti con lettera del 21 giugno 2007, debitamente riscontrata e comunicata dal Registro al Resistente con lettera del 11 luglio 2007.

 Parimenti infondata è la pretesa che il diritto delle Ricorrenti ad azionare la procedura di riassegnazione si sia prescritto. La violazione del diritto di marchio delle ricorrenti non si è concretizzata nella sola registrazione abusiva del dominio, ma anche nel suo mantenimento, che dura tuttora. La prescrizione, pertanto, non solo non si è compiuta, ma non ha neppure iniziato a decorrere, persistendo tuttora il comportamento lesivo della resistente.

b) Sul difetto di legittimazione attiva e/o carenza di interesse.

Sempre in via preliminare, la Resistente eccepisce il difetto di legittimazione attiva della Alfa s.r.l. in liquidazione in quanto quest'ultima ha ceduto il marchio d'impresa “rossopomodoro” alla Beta s.p.a. con atto del 18 dicembre 2003.

Deduce altresì la carenza di interesse di entrambe le Ricorrenti per violazione degli artt. 3, 4 e 5 r.d. 21.06.1942 n. 929 s.m.i., non avendo esse dimostrato l'attuale titolarità del marchio d'impresa,  che sarebbe scaduto il 29 ottobre 2007.

A tal proposito le Ricorrenti, con le proprie controdeduzioni, hanno ulteriormente prodotto un certificato di registrazione del marchio n. 0000991276 a nome Beta s.p.a. rilasciato il 31 gennaio 2006.

L’eccezione è infondata.

L’originario marchio vigente al momento in cui fu registrato il nome a dominio era comunque nella titolarità della Beta s.p.a. sia al momento in cui è stata iniziata la procedura di opposizione (3 luglio 2007), sia al momento in cui è iniziata la procedura riassegnazione (15 ottobre 2007), date entrambe antecedenti alla pretesa scadenza del marchio indicata dalla resistente (29 ottobre 2007). Inoltre la Beta ha dimostrato l'attuale titolarità del marchio “rossopomodoro” corrispondente al nome a dominio oggetto della odierna contestazione, in quanto il marchio registrato dalla Beta s.p.a. nel 2004, pur riguardando classi diverse rispetto a quelle per le quali era stato registrato il marchio dalla Alfa s.r.l., è pur sempre inerente al nome rossopomodoro.

Sgombrato così il campo alle varie eccezioni preliminari, si osserva quanto segue:

Nel merito

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

        In base all'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (rossopomodoro.it) sia identico al marchio n. 00805931 depositato il 30 ottobre 1997 e registrato il 10 marzo 2000 e al marchio internazionale n. 803.712 depositato il 16 dicembre 2002 e registrato il 7 aprile 2003, nonché al marchio n. 0000991276 depositato il 13 ottobre 2004 e registrato il 31 gennaio 2006.

Sotto questo profilo, è indubbio che il nome a dominio è identico ai marchi registrati dalle Ricorrenti e che quindi risulta soddisfatto il primo requisito previsto dal regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

b) Diritto o titolo delle Resistenti al nome a dominio in contestazione.

Una volta che il Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome di dominio contestato, spetta al Resistente dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome, oppure provare una delle circostanze ex art. 3.6, III co. punti a, b, c del Regolamento dalle quali si può desumere la presunzione juris et de jure dell'esistenza di tale concorrente diritto o titolo (art. 3.6, III co. del Regolamento). Nel caso di specie le Ricorrenti hanno dimostrato il proprio diritto sul nome di dominio rossopomodoro.it, in quanto corrispondente ai marchi da esse stesse registrati.

Dalle repliche e documenti presentati dalla Resistente non risulta invece che essa presenti i requisiti di cui all'art. 3.6, III co. lett. a), b) e c) affinché possa essere riconosciuto un suo concorrente diritto sul nome a dominio oggetto della presente contestazione. Infatti:

    a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il Resistente, prima di aver avuto notizia dell'opposizione in buona fede abbia usato o si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi”. Infatti, sulle pagine web tuttora all’indirizzi http://www.rossopomodoro.it risulta il vecchio sito della Alfa s.r.l., sicché evidentemente con quel sito la Gamma non offre né ha dimostrato avere mai offerto propri prodotti;
    b) non risulta che “il Resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, in quanto nel sito da essa registrato la Resistente è sempre indicata come Gamma s.r.l.;
    c) per i motivi di cui sopra, si deve escludere la circostanza che “il Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato”.


c) Sulla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La documentazione prodotta agli atti dalle Ricorrenti prova:

    a) che la Alfa s.r.l. ha depositato domanda di registrazione per marchio d’impresa “rossopomodoro” il 30 ottobre 1997;
    b) la relativa registrazione è stata effettuata il 10 marzo 2000 con effetto ex tunc dalla data della domanda, e comunque prima della registrazione del dominio rossopomodoro.it;
    c) il dominio rossopomodoro.it è stato registrato da Gamma s.r.l. il 4 aprile 2000;
    d) Gamma s.r.l. ha fatturato a Alfa s.r.l. la registrazione del dominio per un corrispettivo di lire 150.000 (quando il costo addebitato dalla Registration Authority per tale operazione era di lire 10.000);
    e) Gamma ha anche creato il sito web della Alfa, poi posto in linea all’indirizzo www.rossopomodoro.it, fatturandolo alla Alfa s.r.l. per lire 4.500.000.

Appare evidente quindi la malafede sia nella registrazione che nel mantenimento del nome a dominio. Quanto alla registrazione, la Resistente ha originariamente registrato il nome a dominio  intestandoselo illecitamente, pur sapendo perfettamente che titolari avrebbero dovuto essere le odierne Ricorrenti, che – oltre ad avere diritti di esclusiva sulla denominazione rossopomodoro a loro derivanti dalla registrazione dell'omonimo marchio – avevano anche pagato un alto corrispettivo per la registrazione del dominio e la predisposizione del sito.

La stessa malafede è persistita nel mantenimento del dominio e nel rifiuto a restituirlo quando richiesto. A tal riguardo non si può non sottolineare come tuttora all’indirizzo http://www.rossomodoro.it si trovi ancora il sito che illustra l’attività del gruppo Alfa; il che conferma lo svolgimento dei fatti come sopra descritto. Parimenti, è da osservare che la stessa Gamma s.r.l. ha registrato in tale occasione, e tuttora detiene, il nome a dominio Alfa.it

Tali fatti, documentati e in gran parte verificabili sul sito web, sono stati negati dalla Resistente, secondo la quale il dominio sarebbe stato “dal lontano 2000 utilizzato dalla Gamma s.r.l. per pubblicizzare i propri prodotti editoriali (pubblicazioni, riviste, produzioni editoriali, etc.)” (così pag. 5 seconde memorie di replica). Si tratta peraltro di affermazioni palesemente false, atteso che una semplice ricerca su internet (su http://www.archive.org) dimostra come sul dominio rossopomodoro.it  sia stata sempre e solo pubblicizzata la Alfa e non anche la Gamma.

D’altra parte, stando così le cose, se effettivamente il sito fosse stato utilizzato dalla Gamma s.r.l. ciò costituirebbe di per sé un motivo di malafede, in quanto sarebbe evidente che essa, facendo apparire un suo sito come il sito del Gruppo Alfa, avrebbe con ciò tentato di attirare utenti internet sfruttando non soltanto il marchio altrui (rossopomodoro) ma addirittura anche la denominazione sociale della titolare del marchio.

La malafede della Resistente emerge dunque chiaramente sia dal suo comportamento che dalle sue difese, nella quali sono state affermate circostanze inveridiche e negati fatti veri, forse nell’ignoranza del fatto che nel web rimane comunque traccia storica (da chiunque verificabile) del contenuto, anche passato, dei siti web.

Violando infatti apertamente l’incarico ricevuto, la Gamma s.r.l. non ha registrato il dominio a nome della Alfa,  bensì a nome proprio, al fine di trarre un indebito vantaggio, realizzando così peraltro la pratica del domain name grabbing, ossia la registrazione di un nome a dominio identico ad un marchio famoso con l'intento di negoziare in un secondo momento la vendita dello stesso ai legittimi titolari.

Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio rossopomodoro.it alla Beta s.p.a.  con sede legale in Milano, Corso Giacomo Matteotti 10, c.a.p. 20121.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 5 dicembre 2007

Avv. Giuseppe Loffreda

05.01.2008 Spataro
Fonte: crdd




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